France: Ambush marketing et Jeux Olympiques Paris 2024 

4 mars 2024

France

Distribution
Marques et brevets

RESUME : Lors d’évènements de grande ampleur, tels que les Jeux Olympiques de Paris 2024, certaines entreprises tentent d’associer « sauvagement » leur marque ou image à l’évènement par une pratique d’« ambush marketing » (marketing d’embuscade) définie par la jurisprudence comme une « stratégie publicitaire mise en place par une entreprise afin d’associer son image commerciale à celle d’un événement et donc de profiter de l’impact médiatique dudit événement sans s’acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisateur de l’événement » (CA Paris, 2ème chambre, 8 juin. 2018, n°17/12912). Une pratique risquée et sanctionnée mais quelque fois envisageable.

Points clés à retenir

L’ambush marketing est une pratique sanctionnée mais qui n’est pas interdite en soi ;
En contrepartie de leurs investissements dans l’évènement concerné, les sponsors et partenaires officiels bénéficient d’une protection juridique très importante, par l’intermédiaire de divers textes généraux (contrefaçon, parasitisme, propriété intellectuelle) ou plus particuliers (droit du sport), contre toutes formes d’ambush marketing ;
Les Jeux Olympiques font l’objet d’une règlementation spécifique qui renforce encore davantage cette protection, notamment en matière de propriété intellectuelle ;
Mais ces droits ne sont pas absolus et il reste néanmoins de minces opportunités permettant une pratique – astucieuse – du marketing d’embuscade.

La protection des sponsors et partenaires officiels de manifestations sportives ou culturelles contre l’ambush marketing

Avec un budget de plus de 4 milliards d’euros, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont financés dans une large mesure par les différents partenaires et sponsors officiels, qui bénéficient en contrepartie d’un droit d’utilisation des propriétés olympiques et paralympiques afin d’y associer leur propre image et signes distinctifs.

La pratique d’ambush marketing n’est pas sanctionnée en tant que telle par le droit français, mais de nombreux textes épars permettent de protéger largement les sponsors et partenaires de manifestations sportives ou culturelles de dimension continentale ou mondiale, contre l’ambush marketing. Ils sont en effet légitimes à pouvoir jouir paisiblement des droits qui leur sont offerts en contrepartie des larges investissements réalisés dans le cadre d’évènements tels que, par exemple, les coupes du monde de football ou de rugby ou les Jeux Olympiques.

Peuvent notamment être invoqués par les sponsors officiels et par les organisateurs de telles manifestations:

les protections « classiques » offertes par le droit de la propriété intellectuelle (droit des marques et le droit d’auteur) au titre de l’action en contrefaçon fondée sur le code de la propriété intellectuelle,
le droit de la responsabilité civile (parasitisme et la concurrence déloyale fondés sur l’article 1240 du code civil) ;
le droit de la consommation (pratiques commerciales trompeuses),
mais aussi des textes plus spécifiques tels que  la protection des droits d’exploitation des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives tirés des manifestations ou compétitions qu’ils organisent prévue par l’article L.333-1 du Code du sport, et qui confère aux organisateurs de manifestations sportives un monopole d’exploitation.

Sur les fondements susvisés, ont par exemple été sanctionnées les pratiques d’ambush marketing suivantes:

l’exploitation d’une compétition de tennis et l’utilisation, pendant l’évènement sportif, de la marque associée à celui-ci : L’organisation de paris en ligne, par un opérateur de paris en ligne, portant sur le tournoi de Roland Garros, utilisant le signe protégé et la marque Roland Garros pour viser les matchs sur lesquels les paris étaient organisés. L’exploitation illicite de la compétition sportive est sanctionnée à hauteur de 400.000 euros sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport, seule la fédération française de tennis (F.F.T.) étant propriétaire du droit d’exploitation de Roland Garros. L’utilisation de la marque est également sanctionnée au titre de la contrefaçon (à hauteur de 300.000 euros) et du parasitisme (à hauteur de 500.000 euros) (CA Paris, 14 oct. 2009, n°08/19179);
une campagne publicitaire réalisée pendant un festival de cinéma reproduisant la marque déposée de l’évènement : L’organisation, pendant la tenue du festival de Cannes, d’une opération de communication digitale réalisée par une marque de cosmétique à travers la publication sur ses réseaux sociaux, de vidéos retraçant la mise en beauté d’égéries de la marque, sur certains plans desquelles était visible l’affiche officielle du festival de Cannes, l’une d’elles reproduisant la marque déposée de la palme d’or a été sanctionnée sur les fondements de la contrefaçon de droits d’auteurs et du parasitisme à hauteur de 50.000 euros (TJ de Paris, 11 déc. 2020, n°19/08543);
une campagne publicitaire visant à se voir attribuer à tort la qualité de partenaire officiel d’un évènement : L’utilisation, pendant le festival de Cannes, du slogan « coiffeur officiel des femmes » associé aux expressions « Cannes » et « Festival de Cannes », et autres publications laissant faussement croire au public que le coiffeur était partenaire officiel, au préjudice du seul coiffeur officiel du festival de Cannes, a été sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme à hauteur de 50.000 euros (CA Paris, 8 juin 2018, n°17/12912);

Ces sanctions pécuniaires peuvent se cumuler avec des injonctions de cessation des pratiques, et/ou de mesures de publication dans la presse, sous astreinte.

Une protection encore renforcée lors des JO de Paris 2024

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 font également l’objet d’une réglementation spécifique.

D’abord, l’article L.141-5 du code du sport édicté au profit du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJOP), protège les signes olympiques tels que les emblèmes olympiques nationaux, mais également les emblèmes, le drapeau, la devise et du symbole olympiques, l’hymne olympique, le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Olympiques, le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année« , les termes « jeux Olympiques« , « olympisme » « olympiade » « JO« , « olympique« , « olympien » et « olympienne« . Ces signes ne peuvent donc en aucun cas être reproduits ou même seulement imités par des entreprises tierces. Le COJOP a d’ailleurs publié une un guide de protection de la marque olympique rappelant les symboles, marques et signes protégés et la protection des partenaires officiels des Jeux Olympiques.

La loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ajoute des interdictions encore plus spécifiques comme la réservation des espaces publicitaires situés à proximité des sites olympiques, ou situés sur le parcours de la flamme olympique et paralympiques, réservés aux partenaires officiels. Cette protection est unique dans le cadre des Jeux Olympiques mais habituellement non règlementée dans le cadre de simples évènements sportifs.

Sur les fondements susvisés, ont par exemple déjà été sanctionnées les pratiques suivantes:

la reproduction du logo imitant la marque notoire « olympique » sur une collection de vêtements : La commercialisation d’une collection de vêtements, durant les Jeux Olympiques de 2016, portant un logo (cinq cœurs aux couleurs des 5 couleurs des JO s’entrecroisant à l’image du logo des JO) imitant le symbole olympique en association avec les mentions « RIO » et « RIO 2016 », sur le fondement du parasitisme (à hauteur de 10.000 euros) et des articles L. 141-5 du code du sport (à hauteur de 35.000 euros) et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle (à hauteur de 10.000 euros) (TGI de Paris, 7 juin 2018, n°16/10605);
l’organisation d’un jeu-concours sur les réseaux sociaux utilisant les symboles protégés : durant les Jeux Olympiques de 2018 à PyeongChang, une société de location de voitures ayant organisé en ligne un jeu invitant les internautes à désigner les athlètes qu’ils souhaitaient voir gagner pour remporter un radio-réveil, associé aux hashtags « #JO2018 », « #Jeuxolympiques » ou « c’est parti pour les jeux Olympiques » sans autorisation du CNOSF, propriétaire de ces signes distinctifs au titre de la loi de 2018 et de l’article L.141-5 du Code du sport et sanctionnée sur ces fondements à hauteur de 20.000 euros, et de 10.000 euros pour parasitisme (TJ de Paris, 29 mai 2020, n°18/14115).

Cette règlementation offre ainsi aux partenaires officiels une protection renforcée de leurs investissements contre les pratiques d’ambush marketing.

Certaines opérations marketing peuvent échapper à toute sanction

L’analyse de la jurisprudence et des pratiques promotionnelles permet néanmoins de comprendre les contours de certaines pratiques publicitaires qui pourraient être autorisées (non sanctionnées par les textes susmentionnés), sous réserve qu’elles soient préparées et présentées avec habileté. En voici quelques exemples:

communication sur un ton décalé ou humoristique : Une approche décalée, voire humoristique, peut permettre d’échapper aux sanctions susvisées:
- Ainsi, la marque de chips Vico du groupe Intersnack a lancé en 2016 à l’approche de l’Euro et des Jeux Olympiques une campagne promotionnelle autour du slogan « Vico, partenaire des supporters à domicile ».
- La société irlandaise de paris en ligne Paddy Power avait sponsorisé une simple course de l’œuf dans la cuiller à « London », village de Bourgogne, pour afficher à Londres pendant les Jeux Olympiques de 2012 le slogan « Official Sponsor of the largest athletics event in London this year ! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)». Le comité d’organisation des Jeux Olympiques avait alors échoué à faire cesser cette campagne d’affichage promotionnelle.
- Le groupe hollandais Heineken a ainsi commercialisé pendant l’Euro 2016, dont Carlsberg était le sponsor officiel, une gamme de bouteilles de bière aux couleurs des drapeaux de 21 pays ayant « marqué son histoire », et dont … une majorité d’entre eux participait à la compétition;
communication d’une donnée informative à titre publicitaire : A été jugée licite l’utilisation de résultats d’un match de rugby et l’annonce d’un prochain match sur un journal pour la promotion d’un véhicule automobile et de ses signes distinctifs, la publicité indiquant : « France 13 Angleterre 24 - la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie », les juges ayant considéré que cette publication « se borne à reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public en première page du journal d’information sportive, et à faire état d’une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d’information » (Cass.com., 20 mai 2014, n°13-12.102);
sponsoring de sportifs, y compris participant à des compétitions olympiques : Sous réserve du respect du cadre réglementaire applicable, notamment s’appliquant aux mannequins, toute société peut conclure des partenariats avec des athlètes participant aux Jeux Olympiques, par exemple en leur faisant don de vêtements portant le logo ou la marque souhaitée, qu’ils pourraient arborer lors de leur participation aux différents évènements. Les athlètes peuvent également, sous condition, diffuser des remerciements de leur partenaire (même non officiel). La règle 40 de la Charte Olympique encadre d’ailleurs l’utilisation de l’image des athlètes, entraineurs et officiels à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques.

L’approche combinée juridique et marketing de la conception et de la préparation du message d’une telle opération de communication sont essentielles pour éviter des poursuites judiciaires, notamment sur le fondement du parasitisme ; certaines campagnes publicitaires peuvent donc légitimement être envisagées, notamment quand elles sont astucieuses, voire malicieuses.

In this internet age, the limitless possibilities of reaching customers across the globe to sell goods and services comes the challenge of protecting one’s Intellectual Property Right (IPR). Talking specifically of trademarks, like most other forms of IPR, the registration of a trademark is territorial in nature. One would need a separate trademark filing in India if one intends to protect the trademark in India.

But what type of trademarks are allowed registration in India and what is the procedure and what are the conditions?

The Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (the Registry) is the government body responsible for the administration of trademarks in India. When seeking trademark registration, you will need an address for service in India and a local agent or attorney. The application can be filed online or by paper at the Registry. Based on the originality and uniqueness of the trademark, and subject to opposition or infringement claims by third parties, the registration takes around 18-24 months or even more.

Criteria for adopting and filing a trademark in India

To be granted registration, the trademark should be:

non-generic
non-descriptive
not-identical
non–deceptive

Trademark Search

It is not mandatory to carry out a trademark search before filing an application. However, the search is recommended so as to unearth conflicting trademarks on file.

How to make the application?

One can consider making a trademark application in the following ways:

a fresh trademark application through a local agent or attorney;
application under the Paris Convention: India being a signatory to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a convention application can be filed by claiming priority of a previously filed international application. For claiming such priority, the applicant must file a certified copy of the priority document, i.e., the earlier filed international application that forms the basis of claim for priority in India;
application through the Madrid Protocol: India acceded to the Madrid Protocol in 2013 and it is possible to designate India in an international application.

Objection by the Office – Grounds of Refusal

Within 2-4 months from the date of filing of the trademark application (4-6 months in the case of Madrid Protocol applications), the Registry conducts an examination and sometimes issues an office action/examination report raising objections. The applicant must respond to the Registry within one month. If the applicant fails to respond, the trademark application will be deemed abandoned.

A trademark registration in India can be refused by the Registry for absolute grounds such as (i) the trademark being devoid of any distinctive character (ii) trademark consists of marks that designate the kind, quality, quantity values, geographic origins or time or production of the goods or services (iii) the trademark causes confusion or deceives public. A relative ground for refusal is generally when a trademark is similar or deceptively similar to an earlier trademark.

Objection Hearing

When the Registry is not satisfied with the response, a hearing is scheduled within 8-12 months. During the hearing, the Registry either accepts or rejects the registration.

Publication in TM journal

After acceptance for registration, the trademark will be published in the Trade Marks Journal.

Third Party Opposition

Any person can oppose the trademark within four months of the date of publication in the journal. If there is no opposition within 4-months, the mark would be granted protection by the Registry. An opposition would lead to prosecution proceedings that take around 12-18 months for completion.

Validity of Trademark Registration

The registration dates back to the date of the application and is renewable every 10 years.

“Use of Mark” an important condition for trademark registration

“First to Use” Rule over “First-to-File” Rule: An application in India can be filed on an “intent to use” basis or by claiming “prior use” of the trademark in India. Unlike other jurisdictions, India follows “first to use” rule over the “first-to-file” rule. This means that the first person who can prove significant use of a trade mark in India will generally have superior rights over a person who files a trade mark application prior but with a later user date or acquires registration prior but with a later user date.
Spill-over Reputation considered as Use: Given the territorial protection granted for trademarks, the Indian Trademark Law protects the spill-over reputation of overseas trademark even where the trademark has not been used and/or registered in India. This is possible because knowledge of the trademark in India and the reputation acquired through advertisements on television, Internet and publications can be considered as valid proof of use.

Descriptive Marks to acquire distinctiveness to be eligible for registration

Unlike in the US, Indian trademark law does not generally permit registration of a descriptive trademark. A descriptive trademark is a word that identifies the characteristics of the product or service to which the trademark pertains. It is similar to an adjective. An example of descriptive marks is KOLD AND KREAMY for ice cream and CHOCO TREAT in respect of chocolates. However, several courts in India have interpreted that descriptive trademark can be afforded registration if due to its prolonged use in trade it has lost its primary descriptive meaning and has become distinctive in relation to the goods it deals with. Descriptive marks always have to be supported with evidence (preferably from before the date of application for registration) to show that the trademark has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or that it was a well-known trademark.

Acquired distinctiveness a criterion for trademark protection

Even if a trademark lacks inherent distinctiveness, it can still be registered if it has acquired distinctiveness through continuous and extensive use. All one has to prove is that before the date of application for registration:

the trademark has acquired a distinctive character as a result of use;
established a strong reputation and goodwill in the market; and
the consumers relate only to the trademark for the respective product or services due to its continuous use.

How can one stop someone from misusing or copying the trademark in India?

An action of passing off or infringement can be taken against someone copying or misusing a trademark.

For unregistered trademarks, a common law action of passing off can be initiated. The passing off of trademarks is a tort actionable under common law and is mainly used to protect the goodwill attached to unregistered trademarks. The owner of the unregistered trademark has to establish its trademark rights by substantiating the trademark’s prior use in India or trans-border reputation in India and prove that the two marks are either identical or similar and there is likelihood of confusion.

For Registered trademarks, a statutory action of infringement can be initiated. The registered proprietor only needs to prove the similarity between the marks and the likelihood of confusion is presumed.

In both the cases, a court may grant relief of injunction and /or monetary compensation for damages for loss of business and /or confiscation or destruction of infringing labels etc. Although registration of trademark is prima facie evidence of validity, registration cannot upstage a prior consistent user of trademark for the rule is ‘priority in adoption prevails over priority in registration’.

Appeals

Any decision of the Registrar of Trademarks can be appealed before the high courts within three months of the Registrar’s order.

It’s thus preferable to have a strategy for protecting trademarks before entering the Indian market. This includes advertising in publications and online media that have circulation and accessibility in India, collating all relevant records evidencing the first use of the mark in India, taking offensive action against the infringing local entity, or considering negotiations depending upon the strength of the foreign mark and the transborder reputation it carries.

Résumé

Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

Ce dont je parle dans cet article:

La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
La forme du contrat de distribution et sa conclusion
Le contrat de vente international en Chine
Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
L’accord de non-concurrence
Distribution omnicanale
Protéger la propriété intellectuelle en Chine
Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
Durée et résiliation d’un accord de distribution
Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine?

Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

Un contrat de distribution international est un contrat par lequel une partie (le fabricant, dans notre cas basé en Italie) accorde à une autre partie (le distributeur, basé en Chine) le droit d’acheter certains produits et de les revendre ensuite sur le marché chinois.

Lorsque nous parlons d’un accord de concession de vente, nous faisons référence à un contrat de distribution dans lequel le fabricant-concédant confie au distributeur-licencié non seulement le droit d’acheter et de vendre les produits, mais aussi l’obligation de promouvoir les ventes d’une manière convenue par les parties, souvent en échange d’une exclusivité territoriale.

Il existe également des formes mixtes d’accords de distribution, dans lesquelles le distributeur chinois peut également agir en tant qu’agent commercial: je n’en parle pas dans ce billet, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur les contrats d’agence en Chine peuvent lire ce rapport sur Legalmondo.

Les accords de distribution en Chine sont régis par la loi sur les contrats (1999), qui est un hybride comportant des éléments des systèmes socialiste, romain et allemand ainsi que des conventions internationales.

Les principes importants à garder à l’esprit lors de la rédaction d’accords de distribution avec un partenaire chinois sont l’égalité (« pingdeng » – article 3), le libre arbitre (« ziyuan » – article 4), l’équité (« gongping » – article 5) et la bonne foi (« chengshixinyong » – article 6).

Pour cette raison, même si un contrat de distribution est valablement conclu verbalement ou par un comportement concluant, il est important de rédiger un contrat écrit, clair, équilibré et complet, car ce document sera la principale source de réglementation des obligations des parties.

Ceux qui préfèrent que la relation commerciale soit réglée par des accords verbaux justifient généralement ce choix par la conviction que cela est préférable car cela laisse les parties plus libres: c’est faux et déconseillé, car un accord verbal ne permet pas d’avoir des certitudes sur des éléments fondamentaux de la relation de distribution, notamment, pour ne citer que les plus importants: le territoire attribué au distributeur, l’exclusivité, la durée, le délai de préavis pour la résiliation, le contenu de l’activité de promotion du produit, le droit d’utiliser les marques et autres éléments de la propriété intellectuelle du fabricant, la loi applicable et les modalités de résolution des litiges.

La forme du contrat de distribution en Chine

Les contrats de distribution et de vente ne sont également valables qu’en anglais, mais il est conseillé de négocier et de signer un accord bilingue (anglais-chinois): fournir une version chinoise évite les malentendus sur le contenu de l’accord et est important dans tous les cas où le contrat doit être utilisé devant un organe administratif ou en cas de litige en Chine, puisque le chinois est la seule langue officielle admise dans les tribunaux et devant les organismes publics.

Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

Le contrat de vente international en Chine

En ce qui concerne les contrats de vente individuels dans le cadre de l’accord de distribution, il convient de rappeler que, comme l’Italie, la Chine est membre de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM).

Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

La question de savoir si Hong Kong et Macao doivent être considérés comme des États contractants après le transfert de souveraineté à la Chine n’est toutefois pas tout à fait claire: il est donc conseillé, lors de la conclusion de contrats avec des entreprises établies dans ces territoires, de prévoir expressément l’application de la CVIM (« opt in »).

L’exclusion de l’application de la CVIM aux contrats de vente est une erreur assez fréquente, fondée sur la croyance que la loi italienne offre un plus grand degré de protection au vendeur: ce n’est pas vrai (également parce que l’on peut déroger à la CVIM par des accords entre les parties) et cela entraîne des complications inutiles.

En ce qui concerne la forme et le contenu du contrat de vente ou des conditions générales de vente, ces contrats doivent également être rédigés dans les deux langues: les principales clauses concernent les modalités d’envoi et d’acceptation des commandes, les conditions de paiement et de livraison, les modalités et conditions de signalement des défauts et de leurs conséquences, les éventuelles limitations de la responsabilité du vendeur, la durée et le contenu de la garantie de bon fonctionnement.

Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

Il est également conseillé de vérifier les références commerciales du distributeur, surtout s’il a déjà travaillé avec des entreprises étrangères, et de demander une présentation avec le plan de développement du marché et les objectifs qu’il compte atteindre.

La dernière recommandation est d’être très prudent en cas de réception de candidatures spontanées pour l’achat ou la distribution de produits en Chine: ces manifestations d’intérêt, qui passent souvent par le site web de la société italienne, peuvent cacher des fraudes petites ou grandes: j’en parle longuement dans ce billet sur Legalmondo.

Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

Négocier avec une contrepartie chinoise est généralement difficile, en raison d’un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont les différences de langue, de culture et de manière de faire des affaires.

Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

Le premier est l’accord de non-divulgation (NDA) ou l’accord de confidentialité, qui doit être utilisé lors du partage d’informations confidentielles de nature technique ou commerciale : il est important que cet accord soit rédigé de telle sorte qu’il puisse être valable en Chine et qu’il puisse être appliqué en cas de violation par le partenaire chinois potentiel: j’en parle en détail dans ce billet sur Legalmondo.

Le deuxième accord est le protocole d’accord (MoU) ou la lettre d’intention (LoI), qui est une feuille de route de la négociation dans laquelle les parties partagent les objectifs de la négociation, la durée des négociations, l’éventuelle obligation de négocier de manière exclusive et confidentielle, les points saillants des futurs accords, qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi, le mode de résolution des éventuels différends.

Le protocole d’accord peut également prévoir différentes étapes du projet commercial, en fixant des objectifs, des délais et des conditions dans lesquels les parties acceptent de négocier d’autres étapes de la relation, telles que la création d’une coentreprise avec le distributeur chinois ou le début de la production en Chine de certains composants du produit.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

Accords de distribution exclusive en Chine

Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

Le distributeur insiste généralement pour obtenir le droit exclusif de promouvoir et de vendre dans toute la Chine, tandis que le fabricant veut éviter la concentration de toutes les ventes dans une seule entité, surtout s’il s’agit d’une nouvelle relation contractuelle et qu’il existe une incertitude quant aux véritables capacités commerciales du distributeur.

Il est donc conseillé, au moins dans une première phase, de limiter l’exclusivité géographique à une ou plusieurs provinces et de prévoir, le cas échéant, que le territoire accordé en exclusivité pourra être étendu si le distributeur atteint certains objectifs commerciaux sur lesquels les parties se sont mises d’accord.

Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

Les clauses relatives au chiffre d’affaires minimum, surtout en ce qui concerne les années futures, et les conséquences de leur violation sont des clauses délicates, qui doivent être soigneusement structurées et gérées : pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je renvoie à cet article sur Legalmondo.

Enfin, même si Hong Kong et Macao sont sous souveraineté chinoise, il est conseillé de prévoir expressément si le contrat accorde au distributeur le droit de vendre des produits dans ces territoires également.

Pechino - Legalmondo

L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

Une autre clause importante d’un accord de distribution en Chine concerne la non-concurrence, notamment lorsque le distributeur représente et vend déjà des produits similaires à ceux du fabricant.

Il est conseillé de joindre à l’accord une liste des produits d’autres entreprises que le distributeur est autorisé à vendre et de préciser les produits que le distributeur ne peut pas vendre, en prévoyant expressément que tout changement doit être convenu par écrit.

Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

Il s’agit d’une disposition essentielle pour le début et la poursuite d’une relation commerciale claire et équitable, c’est pourquoi il est également nécessaire de prévoir que le fabricant est autorisé à accéder aux comptes du distributeur et à inspecter ses entrepôts et d’établir le droit de résilier l’accord en cas de violation de l’accord de non-concurrence par le distributeur ou ses affiliés.

Distribution omnicanale en Chine

Les ventes sur Internet en Chine ont connu une croissance exponentielle au cours des vingt dernières années: la Chine est désormais de loin le plus grand marché du commerce électronique et les ventes numériques jouent également un rôle important dans les transactions interentreprises.

Il y a quelques années encore, un contrat de distribution pouvait être structuré de manière assez simple, c’est-à-dire que le fabricant désignait un ou plusieurs distributeurs, chargés d’importer des produits en Chine et de les vendre aux clients finaux dans certaines zones géographiques.

Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

distribuzione - legalmondo

Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’existence des canaux numériques, sur lesquels diverses entités, y compris celles qui se trouvent en dehors du réseau de distribution, peuvent promouvoir les ventes.

Il existe de nombreuses façons de vendre des produits par le biais du commerce électronique en Chine (places de marché on-shore et off-shore, sites de commerce électronique transfrontaliers et on-shore, réseaux sociaux) et le système, pour être efficace et éviter les conflits entre les différents acteurs du système de distribution, doit être transparent en ligne/hors ligne.

eCommerce - legalmondo

La possibilité de vendre par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique peut être exclue d’un accord de distribution, mais les produits finissent souvent par être vendus sur des places de marché. Il est donc préférable de se concentrer sur la mise en place d’un système de distribution équilibré et bien intégré, dans lequel les distributeurs se voient attribuer des canaux de vente en ligne et/ou hors ligne spécifiques et où le fabricant a la possibilité de contrôler le fonctionnement du système de distribution et le respect des accords.

Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

Le droit du distributeur d’utiliser les marques du fabricant en Chine doit être réglementé de manière spécifique, en indiquant quelles utilisations des marques sont autorisées et en prévoyant l’obligation de cesser leur utilisation à la fin du contrat.

Il faut garder à l’esprit que la contrefaçon reste un problème majeur en Chine: avant d’entrer sur le marché chinois, il est essentiel de s’assurer que toutes les marques sont enregistrées en Chine (plus d’informations à ce sujet dans cet article sur Legalmondo) et il est important que l’accord interdise expressément l’enregistrement de marques, ou de marques similaires (y compris en caractères chinois) par le distributeur, ses directeurs et employés et ses filiales ou sociétés associées.

Hong Kong - Legalmondo

Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

Il peut arriver que l’accord de distribution commerciale comprenne le droit du distributeur d’ouvrir des points de vente (monomarques, magasins phares, corners, etc.) en utilisant l’enseigne, la marque et d’autres éléments distinctifs de la marque du fabricant.

Ces accords sont assez fréquents, par exemple, dans le secteur de la mode: il faut alors prêter attention à la manière dont sont gérés la marque et les autres éléments de propriété du fabricant, qui sont souvent réglementés dans un accord de licence distinct.

Si plusieurs accords sont conclus, comme une licence de distribution et de marque ou une licence d’ouverture de points de vente, il est important que les dispositions des accords soient cohérentes et liées: par exemple, un manquement entraînant la résiliation d’un accord doit être mentionné parmi les événements permettant de résilier également l’accord lié, etc.

Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

La loi sur la franchise définit également les obligations des parties pendant les négociations et au cours de la relation commerciale, notamment l’obligation de mettre à la disposition du franchisé potentiel des informations détaillées sur le projet de franchise au moins 30 jours avant la conclusion du contrat et la durée minimale du contrat (3 ans, à laquelle il peut être dérogé avec l’accord exprès du franchisé).

Pour cette raison, il est nécessaire d’examiner attentivement si l’accord commercial peut être qualifié de contrat de distribution avec une licence de marque et l’ouverture de points de vente, ou s’il relève du domaine de la franchise car, dans ce dernier cas, le non-respect de la réglementation spéciale peut entraîner des sanctions administratives et également donner droit au franchisé de résilier le contrat.

Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

Les contrats de distribution peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, et il est possible d’établir un renouvellement automatique si le contrat continue à courir après la durée initiale.

La loi ne prévoit pas de durée minimale pour la résiliation, mais il est conseillé de donner un préavis raisonnable avant la résiliation (généralement 6 mois, mais une durée plus longue est préférable pour les relations qui durent depuis plusieurs années).

La période de préavis est généralement le moment où les litiges sont les plus susceptibles de survenir entre les parties: dans la plupart des cas, le distributeur augmentera son exposition financière ou le volume des commandes et le fabricant n’acceptera pas de fournir les produits, soit parce qu’il craint l’insolvabilité à la fin du contrat, soit parce qu’il veut éviter que le distributeur détienne un stock trop important de produits après la résiliation.

Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

Le fait que l’ancien distributeur continue à vendre les produits après la fin du contrat peut être problématique pour le fabricant et/ou le nouveau distributeur chinois, par exemple parce que le distributeur résilié peut vendre le stock au rabais ou d’une manière qui nuit à l’image et à la réputation de la marque.

Les clauses établissant le droit (et non l’obligation) du fabricant de racheter le stock existant à la fin du contrat, à des prix prédéterminés, sont valables en Chine et représentent une bonne option pour éviter de futurs conflits d’intérêts au sein du réseau commercial.

Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

Les parties sont libres d’appliquer une loi étrangère au contrat entre un fabricant étranger et un distributeur chinois: toutefois, le choix de la loi doit être compatible avec le mécanisme de règlement des litiges.

Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

Il faut garder à l’esprit que Hong Kong a un système administratif et judiciaire autonome par rapport à celui de la République populaire de Chine: un accord de distribution qui doit être exécuté à Hong Kong, pour les raisons mentionnées ci-dessus, doit donc être régi par le droit de Hong Kong (la common law, qui est un système très différent de celui de la Chine continentale, qui est le droit civil) et prévoir un mécanisme cohérent de règlement des litiges: j’en parle au point suivant.

Hong Kong - Legalmondo

Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

Les parties à un accord de distribution sont libres de déterminer si elles souhaitent que tout litige soit tranché par un tribunal chinois ou étranger, ou par un arbitrage basé en Chine ou à l’étranger.

Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

Le choix du tribunal italien, souvent présent dans ces contrats, est généralement une mauvaise décision: malgré l’existence d’un accord de reconnaissance des décisions de justice entre l’Italie et la Chine, en fait, le processus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger en Chine est long, coûteux et compliqué.

En outre, la mise à disposition d’un forum étranger n’est pas une solution efficace dans tous les cas où le contrat est exécuté en Chine et où les parties ont intérêt à obtenir une décision rapide et immédiatement exécutoire en Chine, voire dans certains cas des mesures provisoires urgentes pour remédier à des situations de violation grave du contrat (comme une ordonnance interdisant la vente de produits contrefaits). Tout cela n’est pas possible s’il faut s’adresser à un juge italien, attendre la longue durée du système judiciaire italien et ensuite procéder à la reconnaissance du jugement en Chine, un processus qui peut prendre beaucoup de temps.

Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

Pour les accords de distribution entre l’Italie et la Chine, il est conseillé de prévoir une clause d’arbitrage, gérée par l’une des principales chambres d’arbitrage en Chine ou à Hong Kong: les plus importantes sont la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international (CIETAC) en Chine et le Centre d’arbitrage international de Hong Kong.

Une autre option qui peut être envisagée est la médiation: il s’agit d’une procédure volontaire, qui peut être menée avant ou pendant un litige ou un arbitrage, et qui vise à aider les parties à parvenir à un accord à l’amiable, évitant ainsi (ou mettant fin) au litige.

Les avantages de la médiation sont nombreux: possibilité de trouver un accord satisfaisant les intérêts des parties, confidentialité et rapidité de la procédure, faibles coûts: entre l’Italie et la Chine, l’organisme auquel vous pouvez vous adresser est l’ICBMC, créé par la Chambre d’arbitrage de Milan et le Centre de médiation CCPIT de Pékin.

Résumé rapide – Pourquoi est-il important d’enregistrer sa marque en Chine ? Pour acquérir le droit exclusif d’utiliser la marque sur le marché chinois et empêcher tout tiers de le faire, bloquant ainsi l’accès au marché pour les produits ou services de l’entreprise étrangère. Ce billet décrit comment enregistrer une marque en Chine et pourquoi il est important de l’enregistrer même si l’entreprise étrangère n’est pas encore présente sur le marché local. Nous aborderons également la question de la marque en caractères chinois, en montrant dans quels cas il peut être utile d’enregistrer une translittération de la marque internationale.

Les entreprises étrangères sont souvent désagréablement surprises par le fait que leur marque a déjà été enregistrée en Chine par une partie locale : dans ce cas, il est très difficile de faire annuler l’enregistrement de la marque et elles peuvent se retrouver dans l’impossibilité de vendre leurs propres produits ou services en Chine.

Pourquoi vous devez enregistrer votre marque en Chine

Le système chinois d’enregistrement des marques est régi par le principe du premier déposant, qui prévoit une présomption selon laquelle le sujet qui enregistre le premier une marque sera considéré comme son propriétaire légitime (contrairement à d’autres pays comme les États-Unis et le Canada, qui suivent le principe du premier utilisateur, où la clé est représentée par la première utilisation de la marque).

Le principe du premier déposant a également été mis en œuvre par d’autres pays (l’Italie et l’Union européenne, par exemple), mais son application en Chine est parmi les plus strictes, car il ne permet pas à un utilisateur précédent de continuer à utiliser une marque une fois qu’elle a été enregistrée par un autre sujet.

Par conséquent, lorsqu’un tiers enregistre d’abord votre marque distinctive en Chine, vous n’aurez plus la possibilité de continuer à l’utiliser sur le territoire chinois, à moins que vous ne parveniez à faire annuler l’enregistrement de la marque.

En Chine, il est toutefois assez complexe de faire annuler une marque, ce qui n’est possible que dans l’une des circonstances suivantes.

La première consiste à prouver que l’enregistrement de la marque par le tiers a été obtenu par des moyens frauduleux ou illégaux. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que le titulaire de la marque avait connaissance de son utilisation antérieure et qu’il a agi dans l’intention d’obtenir un avantage illicite, l’enregistrement ayant donc été effectué de mauvaise foi.

La seconde implique la preuve que la marque enregistrée est identique, similaire ou une traduction d’une marque distinctive bien connue déjà utilisée par un autre sujet en Chine et que le nouvel enregistrement est susceptible d’induire le public en erreur. A titre d’exemple, un sujet chinois enregistre la traduction d’une marque internationalement connue, qui avait été enregistrée en Chine uniquement en caractères latins.

Cette deuxième voie est également délicate, car elle exige que la marque ait un statut de notoriété internationale, ce qui, selon la jurisprudence chinoise, se produit lorsqu’un grand nombre de consommateurs locaux connaissent et reconnaissent la marque.

Un troisième cas se présente lorsque la marque a été enregistrée par un tiers en Chine, mais n’a pas été utilisée pendant trois années consécutives : si tel est le cas, la loi prévoit que toute personne intéressée peut demander l’annulation de la marque, en précisant si elle veut annuler l’enregistrement entier ou seulement en ce qui concerne certaines classes / sous-classes.

Même cette troisième voie est assez complexe, surtout en ce qui concerne l’annulation de l’ensemble de l’enregistrement : pour le titulaire d’une marque chinoise, il suffit en effet de prouver le moindre usage (par exemple sur un site web ou un compte wechat) pour que l’enregistrement soit conservé.

Pour ces raisons, il est crucial de déposer la demande d’enregistrement en Chine avant qu’un tiers ne le fasse, afin d’éviter l’enregistrement de marques/logos similaires, voire identiques, qui sont souvent de mauvaise foi.

La procédure d’enregistrement d’une marque en Chine

Il existe deux manières alternatives d’enregistrer une marque en Chine :

soit vous pouvez déposer la demande d’enregistrement directement auprès de l’Office chinois des marques (CTMO) ; soit
choisir un enregistrement international en soumettant la demande correspondante à l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), avec une demande de désignation ultérieure pour une extension à la Chine.

À mon avis, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’une marque directement auprès du CTMO (Chinese Trademark Office). L’extension internationale par l’OMPI est basée sur un processus d’enregistrement standardisé, qui ne prend pas en compte toutes les complexités caractérisant le système chinois, selon lequel:

la première étape consiste à effectuer une vérification afin de déterminer si des marques similaires et/ou identiques ont déjà été enregistrées, ainsi qu’une évaluation des conditions légales de validité de la marque.
ensuite, le demandeur doit sélectionner la ou les classes et sous-classes sous lesquelles la marque en question doit être enregistrée.

Le processus est quelque peu complexe, car le CTMO, outre la désignation de la classe d’enregistrement parmi les 45 classes couvertes par la classification internationale (« Classification de Nice des produits et services »), exige également l’indication des sous-classes. Il existe plusieurs sous-classes chinoises pour chaque classe, et elles ne correspondent pas à la classification internationale.

Par conséquent, en soumettant votre demande par l’intermédiaire de l’OMPI, votre marque sera enregistrée dans la bonne classe, mais la désignation des sous-classes sera effectuée d’office par la CTMO, sans que le demandeur soit impliqué. Cela peut conduire à l’enregistrement de la marque dans des sous-classes qui ne correspondent pas à celles souhaitées, entraînant le risque, d’une part, d’une augmentation des coûts d’enregistrement (si les sous-classes sont gonflées) ; d’autre part, cela peut aboutir à une protection limitée sur le marché (si la marque n’est pas enregistrée dans une certaine sous-classe).

Un autre aspect pratique qui rendrait l’enregistrement direct en Chine préférable réside dans l’obtention immédiate d’un certificat en chinois ; cela vous permet d’agir rapidement et efficacement (sans avoir besoin de certificats ou de traductions supplémentaires) au cas où vous auriez besoin d’utiliser votre marque en Chine (par exemple pour des actions judiciaires ou administratives contre la contrefaçon ou si vous devez enregistrer un contrat de licence de marque).

La procédure d’enregistrement en Chine elle-même comporte plusieurs étapes et se termine généralement dans un délai d’environ 15/18 mois : la priorité est toutefois acquise à partir de la date de dépôt, ce qui assure une protection contre toute demande d’enregistrement par un tiers à une date ultérieure.

L’enregistrement dure 10 ans et est renouvelable.

Enregistrement d’une marque en caractères chinois

Est-il vraiment nécessaire d’enregistrer la marque également en caractères chinois?

Pour la plupart des entreprises, oui. Très peu de gens parlent anglais en Chine, de sorte que les termes internationaux sont souvent difficiles à prononcer et sont souvent remplacés par un mot chinois qui ressemble au mot étranger, ce qui permet aux consommateurs ou clients chinois de le lire et de le mémoriser plus facilement.

La translittération de la marque internationale en caractères chinois peut être réalisée de plusieurs manières.

Tout d’abord, il est possible d’enregistrer un terme qui présente une assonance avec l’original, comme dans le cas de Ferrari / 法拉利 (fǎlālì, translittération phonétique sans signification particulière) ou Google / 谷歌 (Gǔgē, également une translittération phonétique).

En alternative, un terme équivalent au sens du mot étranger peut être choisi, comme dans le cas de Apple / 苹果(Píngguǒ, qui signifie pomme) et en partie dans le cas de Starbucks / 星巴克 (xīngbākè : le premier caractère signifie « étoile », tandis que bākè est une translittération phonétique).

starbucks china - legalmondo

La troisième option serait d’identifier un terme qui porte à la fois une signification positive liée au produit et qui rappelle en même temps le son de la marque étrangère, comme dans le cas de Coca Cola / Kěkǒukělè (c’est-à-dire goûter et être heureux).

Ikea Cina - Legalmondo

(En dessous de la marque Ikea / 宜家 =yíjiā, à savoir maison harmonieuse)

Quant à la marque en caractères latins, il existe un risque important que des tiers enregistrent la version chinoise de la marque avant le titulaire légitime.

Ce risque est aggravé par le fait que le tiers qui enregistre une marque similaire ou prêtant à confusion en caractères chinois le fait généralement dans le but d’exploiter de manière déloyale la notoriété et le fonds de commerce de la marque étrangère en s’adressant aux mêmes clients et canaux de vente.

Récemment, les marques Jordan (propriété du groupe de sociétés du champion de basket-ball) et New Balance, par exemple, ont lutté pendant un certain temps pour faire annuler leurs marques chinoises correspondantes, qui avaient été enregistrées de mauvaise foi par leurs concurrents.

Marchi Cina - Legalmondo

Les règles d’enregistrement d’une marque en caractères chinois sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessus pour une marque en caractères latins.

Comme il peut y avoir des risques liés à d’éventuels enregistrements par des tiers, il est conseillé d’étendre l’évaluation de l’enregistrement de la marque non seulement aux caractères chinois qui ont été identifiés pour la version en mandarin que vous avez décidé d’utiliser, mais aussi à un certain nombre de marques phonétiquement similaires, ce qui devrait empêcher tout tiers d’enregistrer des marques qui pourraient être confondues avec la marque de l’entreprise.

Par ailleurs, il est également conseillé d’enregistrer une marque en caractères chinois, même si la stratégie commerciale n’implique pas l’utilisation d’une marque en caractères chinois. Dans ce cas, l’enregistrement de termes correspondant à la translittération phonétique de la marque internationale sert un objectif de protection, à savoir empêcher l’enregistrement (et l’utilisation) par des tiers.

C’est ce qu’ont fait, par exemple, des marques importantes comme Armani et Prada, qui ont enregistré des marques en caractères chinois (respectivement 阿玛尼 / āmǎní et 普拉達 = pǔlādá) bien qu’elles ne les utilisent pas actuellement dans leur communication.

En ce qui concerne les différentes options de translittération, il est conseillé d’être soutenu par des consultants locaux dans l’évaluation des caractères, afin d’éviter de choisir des termes aux significations malheureuses, inadaptées ou même inauspicieuses (comme dans le cas d’un de mes clients qui a déposé une marque italienne il y a de nombreuses années en utilisant le caractère final 死, qui ressemble au mot « mort » en chinois).

Résumé

Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

Ce dont je parle dans cet article

Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
Comment négocier un accord de distribution international
L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
Durée du contrat et préavis de résiliation
La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
Comment nous pouvons vous aider

Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

Mû par sa passion pour la course à pied et l’intuition qu’il y avait un espace dans le marché américain des chaussures de sport, à l’époque dominé par Adidas, Knight a été le premier, en 1964, à importer aux États-Unis une marque de chaussures de sport japonaise, Onitsuka Tiger, venant conquérir en 6 ans une part de marché de 70%.

La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

La relation d’affaires entre Blue Ribbon-Nike et le fabricant japonais Onitsuka Tiger a été, dès le début, très turbulente, malgré le fait que les ventes de chaussures aux États-Unis se déroulaient très bien et que les perspectives de croissance étaient positives.

Lorsque, peu après avoir renouvelé le contrat avec le fabricant japonais, Knight a appris qu’Onitsuka cherchait un autre distributeur aux États-Unis, craignant d’être coupé du marché, il a décidé de chercher un autre fournisseur au Japon et de créer sa propre marque, Nike.

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En apprenant le projet Nike, le fabricant japonais a attaqué Blue Ribbon pour violation de l’accord de non-concurrence, qui interdisait au distributeur d’importer d’autres produits fabriqués au Japon, déclarant la résiliation immédiate de l’accord.

À son tour, Blue Ribbon a fait valoir que la violation serait celle d’Onitsuka Tiger, qui avait commencé à rencontrer d’autres distributeurs potentiels alors que le contrat était encore en vigueur et que les affaires étaient très positives.

Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

Heureusement (pour Nike), le juge américain s’est prononcé en faveur du distributeur et le litige a été clos par un règlement: Nike a ainsi commencé le voyage qui l’amènera 15 ans plus tard à devenir la plus importante marque d’articles de sport au monde.

Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

Dans sa biographie, Knight écrit qu‘il a rapidement regretté d’avoir lié l’avenir de son entreprise à un accord commercial de quelques lignes rédigé à la hâte à la fin d’une réunion visant à négocier le renouvellement du contrat de distribution.

Que contenait cet accord?

L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

Il arrive souvent que les contrats de distribution internationale soient confiés à des accords verbaux ou à des contrats très simples et de courte durée: l’explication qui est généralement donnée est qu’il est ainsi possible de tester la relation commerciale, sans trop engager la contrepartie.

Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

Si le contrat est également international, la nécessité de rédiger un accord complet et équilibré est encore plus forte, étant donné qu’en l’absence d’accords entre les parties, ou en complément de ces accords, on applique une loi avec laquelle l’une des parties n’est pas familière, qui est généralement la loi du pays où le distributeur est basé.

Même si vous n’êtes pas dans la situation du Blue Ribbon, où il s’agissait d’un accord dont dépendait l’existence même de l’entreprise, les contrats internationaux doivent être discutés et négociés avec l’aide d’un avocat expert qui connaît la loi applicable à l’accord et peut aider l’entrepreneur à identifier et à négocier les clauses importantes du contrat.

Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

Onitsuka soutenait que le chiffre d’affaires était inférieur au potentiel du marché américain, alors que selon Blue Ribbon la tendance des ventes était très positive, puisque jusqu’à ce moment-là elle avait doublé chaque année le chiffre d’affaires, conquérant une part importante du secteur du marché.

Lorsque Blue Ribbon a appris qu’Onituska évaluait d’autres candidats pour la distribution de ses produits aux États-Unis et craignant d’être bientôt exclu du marché, Blue Ribbon a préparé la marque Nike comme plan B: lorsque cela a été découvert par le fabricant japonais, la situation s’est précipitée et a conduit à un différend juridique entre les parties.

Ce litige aurait peut-être pu être évité si les parties s’étaient mises d’accord sur des objectifs commerciaux et si le contrat avait inclus une clause assez classique dans les accords de distribution exclusive, à savoir un objectif de vente minimum de la part du distributeur.

Dans un accord de distribution exclusive, le fabricant accorde au distributeur une forte protection territoriale contre les investissements que le distributeur réalise pour développer le marché attribué.

Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

Si l’objectif minimum n’est pas atteint, le contrat prévoit généralement que le fabricant a le droit de se retirer du contrat (dans le cas d’un accord à durée indéterminée) ou de ne pas le renouveler (si le contrat est à durée déterminée) ou de révoquer ou de restreindre l’exclusivité territoriale.

Dans le contrat entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, l’accord ne prévoyait aucun objectif (et en fait, les parties n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des résultats du distributeur) et venait d’être renouvelé pour trois ans: comment peut-on prévoir des objectifs de chiffre d’affaires minimum dans un contrat pluriannuel?

En l’absence de données fiables, les parties s’appuient souvent sur des mécanismes d’augmentation en pourcentage prédéterminés: +10% la deuxième année, +30% la troisième, +50% la quatrième, et ainsi de suite.

Le problème de cet automatisme est que les objectifs sont convenus sans disposer des données réelles sur l’évolution future des ventes du produit, des ventes des concurrents et du marché en général, et peuvent donc être très éloignés des possibilités actuelles de vente du distributeur.

Par exemple, contester le distributeur pour ne pas avoir atteint l’objectif de la deuxième ou troisième année dans une économie en récession serait certainement une décision discutable et une source probable de désaccord.

Il serait préférable de prévoir une clause de fixation consensuelle des objectifs d’une année sur l’autre, stipulant que les objectifs seront convenus entre les parties à la lumière des performances de vente des mois précédents, avec un certain préavis avant la fin de l’année en cours.

En cas d’absence d’accord sur le nouvel objectif, le contrat peut prévoir l’application de l’objectif de l’année précédente ou le droit pour les parties de se retirer, moyennant un certain délai de préavis.

D’autre part, il ne faut pas oublier que l’objectif peut également être utilisé comme une incitation pour le distributeur: il peut être prévu, par exemple, que si un certain chiffre d’affaires est atteint, cela permettra de renouveler l’accord, de prolonger l’exclusivité territoriale ou d’obtenir certaines compensations commerciales pour l’année suivante.

Une dernière recommandation est de gérer correctement la clause d’objectif minimum, si elle est présente dans le contrat: il arrive souvent que le fabricant conteste la non-atteinte de l’objectif pour une certaine année, après une longue période pendant laquelle les objectifs annuels n’avaient pas été atteints, ou n’avaient pas été actualisés, sans aucune conséquence.

Dans ce cas, il est possible que le distributeur invoque une renonciation implicite à cette protection contractuelle et donc que la rétractation ne soit pas valable: pour éviter les litiges à ce sujet, il est conseillé de prévoir expressément dans la clause Minimum Target que le fait de ne pas contester la non-atteinte de l’objectif pour une certaine période ne signifie pas que l’on renonce au droit d’activer la clause dans le futur.

Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

L’autre litige entre les parties concernait la violation d’un accord de non-concurrence: la vente de la marque Nike par Blue Ribbon, alors que le contrat interdisait la vente d’autres chaussures fabriquées au Japon.

Onitsuka Tiger a affirmé que Blue Ribbon avait violé l’accord de non-concurrence, tandis que le distributeur a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix, étant donné la décision imminente du fabricant de résilier l’accord.

Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

En particulier, afin d’éviter des malentendus tels que celui qui s’est produit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger, on peut prévoir que, pendant cette période, les parties pourront prendre contact avec d’autres distributeurs et producteurs potentiels, et que cela ne viole pas les obligations d’exclusivité et de non-concurrence.

Dans le cas de Blue Ribbon, en effet, le distributeur avait fait un pas de plus que la simple recherche d’un autre fournisseur, puisqu’il avait commencé à vendre des produits Nike alors que le contrat avec Onitsuka était encore valide: ce comportement représente une grave violation d’un accord d’exclusivité.

Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

L’autre élément à prendre en compte, lors de la communication de la résiliation, est que le préavis doit être tel qu’il permette au distributeur d’amortir les investissements réalisés pour remplir ses obligations pendant le contrat; dans le cas de Blue Ribbon, le distributeur, à la demande expresse du fabricant, avait ouvert une série de magasins monomarques tant sur la côte ouest que sur la côte est des États-Unis.

Une clôture du contrat peu après son renouvellement et avec un préavis trop court n’aurait pas permis au distributeur de réorganiser le réseau de vente avec un produit de remplacement, obligeant la fermeture des magasins qui avaient vendu les chaussures japonaises jusqu’à ce moment.

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En général, il est conseillé de prévoir un délai de préavis pour la résiliation d’au moins 6 mois, mais dans les contrats de distribution internationale, il faut prêter attention, en plus des investissements réalisés par les parties, aux éventuelles dispositions spécifiques de la loi applicable au contrat (ici, par exemple, une analyse approfondie pour la résiliation brutale des contrats en France) ou à la jurisprudence en matière de rupture des relations commerciales (dans certains cas, le délai considéré comme approprié pour un contrat de concession de vente à long terme peut atteindre 24 mois).

Enfin, il est normal qu’au moment de la clôture du contrat, le distributeur soit encore en possession de stocks de produits: cela peut être problématique, par exemple parce que le distributeur souhaite généralement liquider le stock (ventes flash ou ventes via des canaux web avec de fortes remises) et cela peut aller à l’encontre des politiques commerciales du fabricant et des nouveaux distributeurs.

Afin d’éviter ce type de situation, une clause qui peut être incluse dans le contrat de distribution est celle relative au droit du producteur de racheter le stock existant à la fin du contrat, en fixant déjà le prix de rachat (par exemple, égal au prix de vente au distributeur pour les produits de la saison en cours, avec une remise de 30% pour les produits de la saison précédente et avec une remise plus importante pour les produits vendus plus de 24 mois auparavant).

Propriété de la marque dans un accord de distribution international

Au cours de la relation de distribution, Blue Ribbon avait créé un nouveau type de semelle pour les chaussures de course et avait inventé les marques Cortez et Boston pour les modèles haut de gamme de la collection, qui avaient connu un grand succès auprès du public, gagnant une grande popularité: à la fin du contrat, les deux parties ont revendiqué la propriété des marques.

Des situations de ce type se produisent fréquemment dans les relations de distribution internationale: le distributeur enregistre la marque du fabricant dans le pays où il opère, afin d’empêcher les concurrents de le faire et de pouvoir protéger la marque en cas de vente de produits contrefaits ; ou bien il arrive que le distributeur, comme dans le litige dont nous parlons, collabore à la création de nouvelles marques destinées à son marché.

À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

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Afin d’éviter tout malentendu, le premier conseil est d’enregistrer la marque dans tous les pays où les produits sont distribués, et pas seulement: dans le cas de la Chine, par exemple, il est conseillé de l’enregistrer quand même, afin d’éviter que des tiers de mauvaise foi ne s’approprient la marque (pour plus d’informations, voir ce billet sur Legalmondo).

Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

Les faits que nous relatons datent de 1976: aujourd’hui, en plus de clarifier la propriété de la marque et les modalités d’utilisation par le distributeur et son réseau de vente, il est conseillé que le contrat réglemente également l’utilisation de la marque et des signes distinctifs du fabricant sur les canaux de communication, notamment les médias sociaux.

Il est conseillé de stipuler clairement que le fabricant est le propriétaire des profils de médias sociaux, des contenus créés et des données générées par l’activité de vente, de marketing et de communication dans le pays où opère le distributeur, qui ne dispose que de la licence pour les utiliser, conformément aux instructions du propriétaire.

En outre, il est bon que l’accord établisse la manière dont la marque sera utilisée et les politiques de communication et de promotion des ventes sur le marché, afin d’éviter des initiatives qui pourraient avoir des effets négatifs ou contre-productifs.

La clause peut également être renforcée en prévoyant des pénalités contractuelles dans le cas où, à la fin du contrat, le distributeur refuserait de transférer le contrôle des canaux numériques et des données générées dans le cadre de l’activité commerciale.

La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

Un autre point intéressant offert par l’affaire Blue Ribbon vs. Onitsuka Tiger est lié à la gestion des conflits dans les relations de distribution internationale: des situations telles que celle que nous avons vue peuvent être résolues efficacement par le recours à la médiation.

C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

Les avantages sont nombreux: le principal est la possibilité de trouver une solution commerciale qui permette la poursuite de la relation, au lieu de chercher uniquement des moyens de mettre fin à la relation commerciale entre les parties.

Un autre aspect intéressant de la médiation est celui de surmonter les conflits personnels: dans le cas de Blue Ribbon vs. Onitsuka, par exemple, un élément décisif dans l’escalade des problèmes entre les parties était la relation personnelle difficile entre le PDG de Blue Ribbon et le directeur des exportations du fabricant japonais, aggravée par de fortes différences culturelles.

Le processus de médiation introduit une troisième figure, capable de dialoguer avec les parties et de les guider dans la recherche de solutions d’intérêt mutuel, qui peut être décisive pour surmonter les problèmes de communication ou les hostilités personnelles.

Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux

Le litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger a conduit les parties à engager deux procès parallèles, l’un aux États-Unis (initié par le distributeur) et l’autre au Japon (enraciné par le fabricant).

Cela a été possible parce que le contrat ne prévoyait pas expressément la manière dont les litiges futurs seraient résolus, générant ainsi une situation très compliquée, de plus sur deux fronts judiciaires dans des pays différents.

Les clauses qui établissent la loi applicable à un contrat et la manière dont les litiges doivent être résolus sont connues sous le nom de « clauses de minuit », car elles sont souvent les dernières clauses du contrat, négociées tard dans la nuit.

Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

Comment nous pouvons vous aider

La construction d’un accord de distribution commerciale internationale est un investissement important, car il fixe les règles de la relation entre les parties pour l’avenir et leur fournit les outils pour gérer toutes les situations qui seront créées dans la future collaboration.

Il est essentiel non seulement de négocier et de conclure un accord correct, complet et équilibré, mais aussi de savoir le gérer au fil des années, surtout lorsque des situations de conflit se présentent.

Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

According to the article 20 of the Italian Code of Intellectual Property, the owner of a trademark has the right to prevent third parties, unless consent is given, from using:

any sign which is identical to the trademark for goods or services which are identical to those for which the trademark is registered;
any sign that is identical or similar to the registered trademark, for goods or services that are identical or similar, where due to the identity or similarity between the goods or services, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, that can also consist of a likelihood of association of the two signs;
any sign which is identical with or similar to the registered trademark in relation to goods or services which are not similar, where the registered trademark has a reputation in the Country and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trademark.

Similar provisions can be found in art. 9, n. 2 of the EU Regulation 2017/1001 on the European Union Trademark, even if in such a case the provision concerns trademarks that have a reputation.

The first two hypotheses concern the majority of the brands and the conflict between two signs that are identical for identical products or services (sub a), so-called double identity, or between two brands that are identical or similar for identical or similar products or services, if due to the identity or similarity between the signs and the identity or affinity between the products or services, there may be a risk of confusion for the public (sub b).

By « affinity » we mean a product similarity between the products or services (for example between socks and yarns) or a link between the needs that the products or services intended to satisfy (as often happens in the fashion sector, where it is usual for example that the same footwear manufacturer also offers belts for sale). It is not by chance that, although the relevance is administrative and the affinity is not defined, at the time of filing the application for registration of a trademark, the applicant must indicate the products and / or services for which he wants to obtain the protection choosing among assets and services present in the International Classification of Nice referred to the related Agreement of 1957 (today at the eleventh edition issued on 01.01.2019). Indeed, following the leading IP Translator case (Judgment of the EU Court of Justice of 19 June 2012, C-307/10), the applicant is required to identify, within each class, the each good or service for which he invokes the protection, so as to correctly delimit the protection of the brand.

Beyond the aforementioned ordinary marks, there are some signs that, over time, have acquired a certain notoriety for which, as envisaged by the hypothesis sub c), the protection also extends to the products and / or services that are not similar (even less identical) to those for which the trademark is registered.

The ratio underlying the aforementioned rule is to contrast the counterfeiting phenomenon due to the undue appropriation of merits. In the fashion sector, for example, we often see counterfeit behaviors aimed at exploiting parasitically the commercial start-up of the most famous brands in order to induce the consumer to purchase the product in light of the higher qualities – in the broad sense – of the product.

The protection granted by the regulation in question is therefore aimed at protecting the so-called « selling power » of the trademark, understood as a high sales capacity due to the evocative and suggestive function of the brand, also due to the huge advertising investments made by the owner of the brand itself, and able to go beyond the limits of the affinity of the product sector to which the brand belongs.

In fact, we talk about « ultra-market » protection – which is independent of the likelihood of confusion referred to in sub-letter b) – which can be invoked when certain conditions are met.

First of all, the owner has the burden of proving that his own sign is well-known, both at a territorial level and with reference to the interested public.

But what does reputation mean and what are the assumptions needed? In the silence of the law, the case law, with the famous General Motors ruling (EC Court of Justice, 14 September 1999, C-375/97) defined it as « the sign’s aptitude to communicate a message to which it is possible linking up also in the absence of a confusion on the origin », confirming that the protection can be granted if the trademark is known by a significant part of the public interested in the products or services it distinguishes. »

According to the Court, among the parameters that the national court must take into account in determining the degree of the reputation of a mark are market share, intensity, geographical scope and duration of its use, as well as the investments made by the company to promote it.

Of course, the greater the reputation of the brand, the greater the extension of the protection to include less and less similar product sectors.

The relevant public, the Court continues, « is that interested in this trademark, that is, according to the product or service placed on the market, the general public or a more specialized public, for example, a specific professional environment ».

Furthermore, the reputation must also have a certain territorial extension and, to this purpose, the aforesaid decision specified that the requirement met if the reputation is spread in a substantial part of the EU States, taking into account both the size of the area geographical area concerned as well as the number of persons present therein.

For the EU trademark, the Court of Justice, with the decision Pago International (EC Court of Justice, 6 October 2009, C ‑ 301/07) ruled that the mark must be known « by a significant part of the public interested in the products or services marked by the trademark, in a substantial part of the territory of the Community » and that, taking into account the circumstances of the specific case, « the entire territory of a Member State » – in this case it was Austria – « can be considered substantial part of the territory of the Community ». This interpretation, indeed, is a consequence of the fact that the protection of an EU trademark extends to the whole territory of the European Union.

In order to obtain the protection of the renowned brand, there is no need for the similarity between the signs to create a likelihood of confusion. However, there must be a connection (a concept taken up several times by European and national jurisprudence) between the two marks in the sense that the later mark must evoke the earlier one in the mind of the average consumer.

In order to be able to take advantage of the « cross-market » protection, the aforementioned rules require the trademark owner to be able to provide adequate evidence that the appropriation of the sign by third parties constitutes an unfair advantage for them or, alternatively, that damages the owner himself. Of course, the alleged infringer shall be able to prove his right reason that, as such, can constitute a suitable factor to win the protection granted.

Moreover, the owner of the trademark is not obliged to prove an actual injury, as it is sufficient, according to the case law, « future hypothetical risk of undue advantage or prejudice« , although serious and concrete.

The damage could concern the distinctiveness of the earlier trademark and occurs, « when the capability of the trademark to identify the products or services for which it was registered and is used is weakened due to the fact that the use of the later trademark causes the identity of the earlier trade mark and of the ‘corresponding enterprise in the public mind ».

Likewise, the prejudice could also concern the reputation and it occurs when the use for the products or services offered by the third party can be perceived by the public in such a way that the power of the well-known brand is compromised. This occurs both in the case of an obscene or degrading use of the earlier mark, and when the context in which the later mark is inserted is incompatible with the image that the renowned brand has built over time, perhaps through expensive marketing campaigns.

Finally, the unfair advantage occurs when the third party parasitically engages its trademark with the reputation or distinctiveness of the renowned brand, taking advantage of it.

One of the most recent examples of cross-market protection has involved Barilla and a textile company for having marketed it cushions that reproduced the shapes of some of the most famous biscuits, marking them with the same brands first and then, after a cease and desist letter, with the names of the same biscuits with the addition of the suffix « -oso » (« Abbraccioso », « Pandistelloso », etc.). Given the good reputation acquired by the brands of the well-known food company, its brands have been recognized as worthy of the aforementioned protection extended to non-related services and products. The Court of Milan, in fact, with a decision dated January 25, 2018, ruled, among other things, that the conduct perpetrated by the textile company, attributing to its products the merits of those of Barilla, has configured a hypothesis of unfair competition parasitic for the appropriation of merits, pursuant to art. 2598 c.c. The reputation of the word and figurative marks registered by Barilla, in essence, has allowed protecting even non-similar products, given the undue advantage deriving from the renown of the sign of others.

The author of this article is Giacomo Gori.

The fourth Industrial Revolution, currently experienced by global economy, displays a melting-pot of a wide range of new technologies combined one another, impacting on every aspect of economy, industry and society by progressively blurring the borders of the physical, digital and biological spheres.

The growth of robotics, of artificial and virtual intelligence, of connectivity among objects and of the latter with humans, is contributing to strengthening the virtual side of economy, made of its intangible assets. Even trade is tending more and more towards a trade of intellectual property rights rather than trade of physical objects.

In such a scenario, protection of intellectual property is becoming increasingly important: the value of innovation embedded in any product is likely to increase as compared to the value of the physical object itself. In other words, protection of intellectual property could significantly affect economic growth and trade and shall necessarily go forward as the economy becomes more and more virtual.

Future growth of the 4.0 economy depends on maintaining policies that, on one hand allow connectivity among millions of objects and, on the other, provide for strong patent protection mechanisms, thus, encouraging large and risky investments in technology innovation.

Are SMEs, which represent the beating heart of the Italian economy, ready for all this? Has Italy adopted any policy aimed at boosting innovation and the relevant protection for SMEs?

After more than four years since the launch of the Startup Act (Decree Law No 179 of 18 October 2012), Italian legislation confirms being among the most internationally advanced programs for innovative business support strategies. If we look at the Start Up Manifesto Policy Tracker Startup Manifesto Policy Tracker (a manifesto for entrepreneurship and innovation to power growth in the European Union), published in March 2016, Italy is in second place among the 28 EU Member States, in terms of the take up rate of recommendations made by the European Commission on the innovative entrepreneurship issue.

The Annual Report to Parliament on the implementation of legislation in support of innovative startups and SMEs (Edition 2016) confirms the results of the Startup Manifesto Policy Tracker: Italian ecosystem has grown in terms of number of startups recorded (+41% on the previous year), of human resources involved (+47,5%), of average value of production (+33%) and, finally, of funding raising (+128%, considering access to credit via the SME Guarantee Fund).

This growth is the outcome of both the inventiveness and the attention to innovation that have always characterized Italian entrepreneurs as well as of the progress made by Italian legislation over the past years: changes were introduced in order to boost the national system for business startups and, in some cases, to promote innovative entrepreneurship as a whole.

Adopted measures include, for example: the implementing Ministerial decrees on tax credits for R&D investments; the ITA Service Card for innovative SMEs, the multimedia, bilingual online platform #ItalyFrontiers (the aim of which is to promote capital investment and encourage open innovation projects involving innovative Italian businesses); Italia Startup Visa and Italia Startup Hub (the renewal, under the 2016 Decree on Immigration Flows, of a preferential procedure for the granting of visas and the conversion of permits to stay for self-employed for non-EU citizens wanting to move to Italy or remain there to start up an innovative enterprise); the launch of a new simplified online company incorporation procedure that enables innovative startups to be opened as limited liability companies, granting significant time and cost reductions; the extension (until 2016) and the reinforcement of fiscal incentives available for investment in innovative startups; finally, the extension of the free, simplified access to the Guarantee Fund to include innovative SMEs in order to make it easier for them to obtain credit.

The importance of Intellectual Property in the modern economy

A national policy that has a target of incentivizing the use of Intellectual Property is a policy that will have beneficial effects on the entire national (and international) economy.

Proof of this, are the results of the studies carried out by the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights and the European Patent Office (EPO) on the contribution of intellectual property rights (IPR) on the EU economy.

The study analyzed the effects of intellectual property on the EU in terms of gross domestic production, occupation, wages and trade. Here are some of the most interesting data:

– 42% of the total economic activity in the EU (approximately EUR 5.7 trillion) and 38% of occupation (approximately 82 million workplaces) is attributable to IPR-intensive industries;

– IPR-intensive industries pay significantly higher wages than other industries, with a wage premium of 46%;

– IPR-intensive industries tend to be more resilient against the economic crisis;

– IPR-intensive industries account for about 90% of EU trade with the rest of the world, generating a trade surplus for the EU of EUR 96 billion;

– about 40% of large companies own IPRs.

The data gathered by this study should raise social and political awareness as to the importance of stimulating not only large companies, SMEs and startups in general, but also those, which use intellectual property.

The innovation criteria

An interesting measure that is showing good results in relation to the dissemination of IPR companies in Italy is the introduction, thanks to the Startup Act, of the concept of innovative startup.

The Startup Act provides facilitating measures (e.g.: incorporation and following statutory modifications by means of a standard model with digital signature, cuts to red tape and fees, flexible corporate management, extension of terms for covering losses, exemption from regulations on dummy companies, exemption from the duty to affix the compliance visa for compensation of VAT credit) applicable to companies which have, as well as other requirements, at least one of the following requirements:

– at least 15% of the company’s expenses can be attributed to R&D activities;

– at least 1/3 of the total workforce are PhD students, the holders of a PhD or researchers; or, alternatively, 2/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property), or the owner and author of a registered software.

The Startup Act is still having positive effects on the startups demographic trends. As a matter of fact, during the first six months of 2016 there has been a growth rate of 15,5% in the number of registered companies.

The success of the Startup Act brought the Italian legislator to extend with the Investment Compact (Decree Law No 3 of 24 January 2015) most of the benefits provided for innovative startups also to innovative SMEs.

By the Investment Compact the Italian Government recognized that innovative startups and innovative SMEs represent two sequential stages of the same continuous and coherent growth path. In a context as the Italian one, dominated by SMEs, it is fundamental to strengthen this kind of enterprises.

The measures in question apply only to SMEs, as defined by the European Commission Recommendation 361/2003 (companies with less than 250 employees and with a total turnover that does not exceed € 43 million), which have, as well as other requirements, at least two of the following requirements:

– at least 3% of either the company’s expenses or its turnover (the largest value is considered) can be attributed to R&D activities;

– at least 1/5 of the total workforce are PhD students, PhD holders or researchers; alternatively, 1/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a program for original registered computers.

Unfortunately to this day the Investment Compact has not produced the expected results: on one hand, there is a problem connected to the not well-defined concept of “innovative SMEs”, differently from what happened with startups; on the other hand, there are structural shortcomings in the communication of government incentives: these communication issues are particularly significant if we consider that the policy on innovative SMEs is a series of self-selecting, non-automatic incentives.

Patent Box

Another important measure related to the IP exploitation is the Patent Box, the optional tax rule applicable to income derived from the exploitation of intellectual property rights.

The Patent Box rules were introduced by the 2015 Stability Act and give to businesses, from 2015 onwards, the option of tax-exempting up to 50% of the income derived from the commercial exploitation of software protected by copyright, industrial patents for inventions, utility models and complementary protection certificates, designs, models, company information and technical/industrial know-how, provided that they can be protected as secret information according to the Italian Code of Industrial Property: meaning patented intangibles or assets that have been registered and are awaiting a patent.

Originally, also the exploitation of trademarks allowed entrepreneurs to choose the Patent Box optional tax rule, but a very recent Decree erased that provision by excluding trademarks from the Patent Box regime. This exclusion has just been introduced in order to align the Italian Patent Box to the prescriptions of the Organization for Economy Co-operation and Development (OECD).

Said policy has a dual purpose: on one hand, it seeks to encourage Italian entrepreneurs to develop, protect and use intellectual property; on the other hand, it intends to make the Italian market more attractive for national and foreign long-term investment, while protecting the Italian tax base. The incentive encourages the placement, and preservation in Italy, of intangibles that are currently held abroad by Italian or foreign companies and also fosters investments in R&D.

The Patent Box is certainly of great importance for Italian economy and has relevant merits, but it can be further improved. During the convention held on the 8th of May 2017 in Milan entitled “Fiscal levers for business development: the patent box example”, organized by Indicam, the institute for fight against counterfeiting established by Centromarca, it was highlighted that one aspect to improve is that of the Patent Box’s appeal to SMEs: there is a need for this policy, which was thought mainly for large companies, to be really effective. One solution, proposed by the Vice-Minister of Finance and Economy Luigi Casero, guest of the convention, is to «introduce some statistical clusters, a kind of sector studies, an intervention of analysis and evaluation of the fiscal indicators of a specific type of company».

UPC

The last matter that deserves to be mentioned is that of the Unified Patent Court: Italy has ratified the United Patent Court Agreement on the 10th of February 2017.

As it is known, in order to start its operations the Unified Patent Court needs the ratification also of United Kingdom. Moreover, one of UPC central division should be located in London in addition to the ones in Paris, Munich. After Brexit this maintaining of the London Court appears inappropriate both under a juridical and an EU opportunistic point of view.

As provided for the UPC Convention a section of the central division should be in Italy because it is the fourth EU member state (after France, Germany and the UK) as to the number of validated European patents in its territory: the London Court should be therefore relocated to Milan.

Moreover Italy is one of the main countries in the EU applying for not only European patents but also trademarks and designs (and so contributes substantial fees) yet it does not host any European IP institutions.

An Italian section of the UPC would certainly bring a higher awareness, also of smaller enterprises, in relation to the importance of IP protection.

Conclusion

A disruptive and unprecedented transformation is taking place, involving industry, economy and society, with its main whose main driver being the relentless ascent of its intangible component.

What we have to do, as a society, is follow this transformation by changing our way of thinking and working, abandoning the old paradigms of the analogic era.

Policy measures as the Startup Act, the Investment Compact and the Patent Box are surely important initial steps that are bringing certain positive effects, but they are not enough and they have not yet achieved the maximum results.

As pointed out by the #StartupSurvey, the first national statistical survey of innovative startups, launched by the Italian National Institute of Statistics and the Ministry of Economic Development (the data were gathered by a mass mailing to all the innovative startups listed in the special section on 31 December 2015), the majority of Italian startups and SMEs (52,3%) have not adopted any formal mechanism, as the ownership of an industrial patent, to protect their innovation. Only 16,1% of the respondents owned a patent and only 11,8% owned a registered software.

Among the reasons that bring startups to not adopt protection mechanisms, the majority of the entrepreneurs (48,4%) claimed to be convinced that the innovation of their enterprise could not be taken away by third parties. On the other hand, a considerable number (25,5%) said that they were not aware of the necessary strategies.

The data gathered by the survey confirm that there is a communication and information issue, as noted in the paragraph above, to be solved.

An interesting initiative relating to this problem is the new questionnaire realized by the Head Office for the fight against counterfeiting of the Ministry of Economic Development. This new and free service has been conceived, in particular, for startups and SMEs, allowing them to carry out an online self-assessment in relation to intellectual property.

The aim of the questionnaire is to make the enterprises aware of their intellectual property range and to direct them towards the adoption of appropriate strategies for the valorization of their intangible assets.

Talking to clients five years ago the trend was clear, application was to be filed for the EU Trademark only, as it was faster, broader, in relation to the geographical scope cheaper and easier to handle. However as we experience now the EU trade mark has some downsides for which reason it is advisable to apply for a national trademark alongside the EU trade mark. And these are the reasons why:

Genuine Use

One of the main risks with trade marks is the fact that they must be used five years after registration. That use however must be genuine. According to the ECJ (C 149/11) “there is ‘genuine use’ of a trade mark where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services; genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark. When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether there is real commercial exploitation of the mark in the course of trade, particularly the usages regarded as warranted in the economic sector concerned as a means of maintaining or creating market share for the goods or services protected by the mark, the nature of those goods or services, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark.“

The problem which occurs from time to time is whether a trade mark used only in one member state or in a specific part of that member state is to be regarded as genuine use in the meaning of these ECJ findings. Whilst the ECJ (C 149/11) has not denied genuine use because of a territorial restricted use within one member state per se it still has not excluded that possibility and what is more has even given the national courts the decision making authority to assess “whether the mark in question is used in accordance with its essential function and for the purpose of creating or maintaining market share for the goods or services protected.“ Consequently a French court could decide that a use of a mark in Germany is insufficient for upholding a EU trade mark and thereby decide that the mark has to be deregistered. This reason alone provides for the necessity to have a national trade mark as plan B.

Counterclaim

When the plaintiff’s trade mark is a German trade mark, there is no possibility for the defendant to raise a counterclaim calling for a revocation of that plaintiff’s trade mark. The defendant has to file for an additional cancellation order before the German Patent and Trademark office. That additional cancellation proceeding however in general does not even bar the violation proceedings. So these will often be decided long before the cancellation proceedings in the last instance.

That is different when it comes to the EU trade mark. The EU trade mark can be declared void during (!) the violation proceedings by filing a counterclaim. Alternatively, the EU trade mark court hearing a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity may stay the proceedings on application by the proprietor of the EU trade mark and after hearing the other parties and may request the defendant to submit an application for revocation or for a declaration of invalidity to the Office. With the consequences that the violation proceeding is dead for ten years which it takes to pursue the cancellation proceedings through all instances.

Place of jurisdiction

The place of jurisdiction of a EU trade mark is limited to the place where the event which gave rise to the harm occurred (“Handlungsort”). The German trade mark however also provides for the place where the harm arose (‘Erfolgsort’) as place of jurisdiction. That however gives the plaintiff much more possibility to forum shop.

Statute of limitation

The EU trade mark does not provide a uniform statute of limitation. The ECJ (C 479/12) has decided that claims for injunctive reliefs become time-bared under the regulations of the national law. However in some case it can be very unclear which national law applies and therefore the same case can be seen differently in the different countries. When the plaintiff’s trade mark is a national trade mark the scope of application of the national statutes of limitation is clear and there are no further insecurities which are never to relish when have court proceedings.

The author of this post is Ilja Czernik.

Christophe Hery

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21 juin 2022

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Points clés à retenir

L’ambush marketing est une pratique sanctionnée mais qui n’est pas interdite en soi ;
En contrepartie de leurs investissements dans l’évènement concerné, les sponsors et partenaires officiels bénéficient d’une protection juridique très importante, par l’intermédiaire de divers textes généraux (contrefaçon, parasitisme, propriété intellectuelle) ou plus particuliers (droit du sport), contre toutes formes d’ambush marketing ;
Les Jeux Olympiques font l’objet d’une règlementation spécifique qui renforce encore davantage cette protection, notamment en matière de propriété intellectuelle ;
Mais ces droits ne sont pas absolus et il reste néanmoins de minces opportunités permettant une pratique – astucieuse – du marketing d’embuscade.

La protection des sponsors et partenaires officiels de manifestations sportives ou culturelles contre l’ambush marketing

Peuvent notamment être invoqués par les sponsors officiels et par les organisateurs de telles manifestations:

les protections « classiques » offertes par le droit de la propriété intellectuelle (droit des marques et le droit d’auteur) au titre de l’action en contrefaçon fondée sur le code de la propriété intellectuelle,
le droit de la responsabilité civile (parasitisme et la concurrence déloyale fondés sur l’article 1240 du code civil) ;
le droit de la consommation (pratiques commerciales trompeuses),
mais aussi des textes plus spécifiques tels que  la protection des droits d’exploitation des fédérations sportives et des organisateurs de manifestations sportives tirés des manifestations ou compétitions qu’ils organisent prévue par l’article L.333-1 du Code du sport, et qui confère aux organisateurs de manifestations sportives un monopole d’exploitation.

Sur les fondements susvisés, ont par exemple été sanctionnées les pratiques d’ambush marketing suivantes:

l’exploitation d’une compétition de tennis et l’utilisation, pendant l’évènement sportif, de la marque associée à celui-ci : L’organisation de paris en ligne, par un opérateur de paris en ligne, portant sur le tournoi de Roland Garros, utilisant le signe protégé et la marque Roland Garros pour viser les matchs sur lesquels les paris étaient organisés. L’exploitation illicite de la compétition sportive est sanctionnée à hauteur de 400.000 euros sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport, seule la fédération française de tennis (F.F.T.) étant propriétaire du droit d’exploitation de Roland Garros. L’utilisation de la marque est également sanctionnée au titre de la contrefaçon (à hauteur de 300.000 euros) et du parasitisme (à hauteur de 500.000 euros) (CA Paris, 14 oct. 2009, n°08/19179);
une campagne publicitaire réalisée pendant un festival de cinéma reproduisant la marque déposée de l’évènement : L’organisation, pendant la tenue du festival de Cannes, d’une opération de communication digitale réalisée par une marque de cosmétique à travers la publication sur ses réseaux sociaux, de vidéos retraçant la mise en beauté d’égéries de la marque, sur certains plans desquelles était visible l’affiche officielle du festival de Cannes, l’une d’elles reproduisant la marque déposée de la palme d’or a été sanctionnée sur les fondements de la contrefaçon de droits d’auteurs et du parasitisme à hauteur de 50.000 euros (TJ de Paris, 11 déc. 2020, n°19/08543);
une campagne publicitaire visant à se voir attribuer à tort la qualité de partenaire officiel d’un évènement : L’utilisation, pendant le festival de Cannes, du slogan « coiffeur officiel des femmes » associé aux expressions « Cannes » et « Festival de Cannes », et autres publications laissant faussement croire au public que le coiffeur était partenaire officiel, au préjudice du seul coiffeur officiel du festival de Cannes, a été sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme à hauteur de 50.000 euros (CA Paris, 8 juin 2018, n°17/12912);

Ces sanctions pécuniaires peuvent se cumuler avec des injonctions de cessation des pratiques, et/ou de mesures de publication dans la presse, sous astreinte.

Une protection encore renforcée lors des JO de Paris 2024

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 font également l’objet d’une réglementation spécifique.

Sur les fondements susvisés, ont par exemple déjà été sanctionnées les pratiques suivantes:

la reproduction du logo imitant la marque notoire « olympique » sur une collection de vêtements : La commercialisation d’une collection de vêtements, durant les Jeux Olympiques de 2016, portant un logo (cinq cœurs aux couleurs des 5 couleurs des JO s’entrecroisant à l’image du logo des JO) imitant le symbole olympique en association avec les mentions « RIO » et « RIO 2016 », sur le fondement du parasitisme (à hauteur de 10.000 euros) et des articles L. 141-5 du code du sport (à hauteur de 35.000 euros) et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle (à hauteur de 10.000 euros) (TGI de Paris, 7 juin 2018, n°16/10605);
l’organisation d’un jeu-concours sur les réseaux sociaux utilisant les symboles protégés : durant les Jeux Olympiques de 2018 à PyeongChang, une société de location de voitures ayant organisé en ligne un jeu invitant les internautes à désigner les athlètes qu’ils souhaitaient voir gagner pour remporter un radio-réveil, associé aux hashtags « #JO2018 », « #Jeuxolympiques » ou « c’est parti pour les jeux Olympiques » sans autorisation du CNOSF, propriétaire de ces signes distinctifs au titre de la loi de 2018 et de l’article L.141-5 du Code du sport et sanctionnée sur ces fondements à hauteur de 20.000 euros, et de 10.000 euros pour parasitisme (TJ de Paris, 29 mai 2020, n°18/14115).

Cette règlementation offre ainsi aux partenaires officiels une protection renforcée de leurs investissements contre les pratiques d’ambush marketing.

Certaines opérations marketing peuvent échapper à toute sanction

communication sur un ton décalé ou humoristique : Une approche décalée, voire humoristique, peut permettre d’échapper aux sanctions susvisées:
- Ainsi, la marque de chips Vico du groupe Intersnack a lancé en 2016 à l’approche de l’Euro et des Jeux Olympiques une campagne promotionnelle autour du slogan « Vico, partenaire des supporters à domicile ».
- La société irlandaise de paris en ligne Paddy Power avait sponsorisé une simple course de l’œuf dans la cuiller à « London », village de Bourgogne, pour afficher à Londres pendant les Jeux Olympiques de 2012 le slogan « Official Sponsor of the largest athletics event in London this year ! There you go, we said it. (Ahem, London France that is)». Le comité d’organisation des Jeux Olympiques avait alors échoué à faire cesser cette campagne d’affichage promotionnelle.
- Le groupe hollandais Heineken a ainsi commercialisé pendant l’Euro 2016, dont Carlsberg était le sponsor officiel, une gamme de bouteilles de bière aux couleurs des drapeaux de 21 pays ayant « marqué son histoire », et dont … une majorité d’entre eux participait à la compétition;
communication d’une donnée informative à titre publicitaire : A été jugée licite l’utilisation de résultats d’un match de rugby et l’annonce d’un prochain match sur un journal pour la promotion d’un véhicule automobile et de ses signes distinctifs, la publicité indiquant : « France 13 Angleterre 24 - la Fiat 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France-Italie », les juges ayant considéré que cette publication « se borne à reproduire un résultat sportif d’actualité, acquis et rendu public en première page du journal d’information sportive, et à faire état d’une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d’information » (Cass.com., 20 mai 2014, n°13-12.102);
sponsoring de sportifs, y compris participant à des compétitions olympiques : Sous réserve du respect du cadre réglementaire applicable, notamment s’appliquant aux mannequins, toute société peut conclure des partenariats avec des athlètes participant aux Jeux Olympiques, par exemple en leur faisant don de vêtements portant le logo ou la marque souhaitée, qu’ils pourraient arborer lors de leur participation aux différents évènements. Les athlètes peuvent également, sous condition, diffuser des remerciements de leur partenaire (même non officiel). La règle 40 de la Charte Olympique encadre d’ailleurs l’utilisation de l’image des athlètes, entraineurs et officiels à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques.

But what type of trademarks are allowed registration in India and what is the procedure and what are the conditions?

Criteria for adopting and filing a trademark in India

To be granted registration, the trademark should be:

non-generic
non-descriptive
not-identical
non–deceptive

Trademark Search

It is not mandatory to carry out a trademark search before filing an application. However, the search is recommended so as to unearth conflicting trademarks on file.

How to make the application?

One can consider making a trademark application in the following ways:

a fresh trademark application through a local agent or attorney;
application under the Paris Convention: India being a signatory to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a convention application can be filed by claiming priority of a previously filed international application. For claiming such priority, the applicant must file a certified copy of the priority document, i.e., the earlier filed international application that forms the basis of claim for priority in India;
application through the Madrid Protocol: India acceded to the Madrid Protocol in 2013 and it is possible to designate India in an international application.

Objection by the Office – Grounds of Refusal

Objection Hearing

When the Registry is not satisfied with the response, a hearing is scheduled within 8-12 months. During the hearing, the Registry either accepts or rejects the registration.

Publication in TM journal

After acceptance for registration, the trademark will be published in the Trade Marks Journal.

Third Party Opposition

Validity of Trademark Registration

The registration dates back to the date of the application and is renewable every 10 years.

“Use of Mark” an important condition for trademark registration

“First to Use” Rule over “First-to-File” Rule: An application in India can be filed on an “intent to use” basis or by claiming “prior use” of the trademark in India. Unlike other jurisdictions, India follows “first to use” rule over the “first-to-file” rule. This means that the first person who can prove significant use of a trade mark in India will generally have superior rights over a person who files a trade mark application prior but with a later user date or acquires registration prior but with a later user date.
Spill-over Reputation considered as Use: Given the territorial protection granted for trademarks, the Indian Trademark Law protects the spill-over reputation of overseas trademark even where the trademark has not been used and/or registered in India. This is possible because knowledge of the trademark in India and the reputation acquired through advertisements on television, Internet and publications can be considered as valid proof of use.

Descriptive Marks to acquire distinctiveness to be eligible for registration

Acquired distinctiveness a criterion for trademark protection

the trademark has acquired a distinctive character as a result of use;
established a strong reputation and goodwill in the market; and
the consumers relate only to the trademark for the respective product or services due to its continuous use.

How can one stop someone from misusing or copying the trademark in India?

An action of passing off or infringement can be taken against someone copying or misusing a trademark.

Appeals

Any decision of the Registrar of Trademarks can be appealed before the high courts within three months of the Registrar’s order.

Résumé

Comment le contrat de distribution commerciale est-il réglementé en Chine ?

Voyons quelles sont les clauses importantes, comment négocier des accords de distribution et de concession de vente, et quels sont les aspects de la relation commerciale auxquels il faut prêter le plus d’attention: exclusivité, durée et période de préavis, accords de non-concurrence, gestion de la marque et de la propriété intellectuelle, ventes en ligne et modalités de règlement des litiges.

Ce dont je parle dans cet article:

La loi applicable aux contrats de distribution en Chine
La forme du contrat de distribution et sa conclusion
Le contrat de vente international en Chine
Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine
Exclusivité territoriale dans un accord de distribution sur le marché chinois
L’accord de non-concurrence
Distribution omnicanale
Protéger la propriété intellectuelle en Chine
Licences de marques, magasins phares et franchisage sur le marché chinois
Durée et résiliation d’un accord de distribution
Comment gérer le stock de produits après la fin du contrat
La loi applicable à l’accord de distribution en Chine
Clauses de règlement des litiges (tribunaux chinois ou italiens et arbitrage)

Comment les accords de distribution commerciale sont-ils réglementés en Chine?

Il n’existe pas de réglementation spécifique applicable aux contrats de distribution en Chine.

La forme du contrat de distribution en Chine

Il est également bon de savoir que la pratique en Chine consiste non seulement à signer le contrat mais aussi à apposer le cachet de la société: le cachet en Chine est un exemplaire unique en bois, réalisé lors de la création de la société, qui est détenu par la personne ayant le pouvoir de représenter la société et constitue donc une indication importante que le signataire est un représentant autorisé de la société.

Le contrat de vente international en Chine

Pour appliquer ce droit international de la vente aux contrats avec le distributeur basé en Chine, il suffit de ne pas exclure l’application de la CVIM, qui s’applique automatiquement et qui est un droit équilibré, clair, commun aux parties et facilement disponible.

Négociations contractuelles avec les clients et les distributeurs en Chine

La première chose à faire si le distributeur potentiel n’est pas une entreprise déjà connue du fabricant est de vérifier la validité des informations commerciales reçues.

Pour ce faire, il est nécessaire de demander une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise, puis d’accéder au portail de l’Administration nationale de l’industrie et du commerce (SAIC), où les principales données de l’entreprise peuvent être vérifiées: nom, objet social, capital social, siège social et actionnaires.

Négociations et accords précontractuels en Chine: protocole d’accord et accord de non-divulgation (NDA)

Un conseil pour mener des négociations de manière aussi fluide, sûre et efficace que possible est d’utiliser certains outils contractuels très utiles.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les négociations contractuelles et l’utilité du protocole d’accord, voir ce billet sur Legalmondo.

Accords de distribution exclusive en Chine

Exclusif ou non exclusif en faveur du distributeur?

C’est souvent le principal point de discorde lors des négociations contractuelles.

Dans le cas où l’exclusivité est accordée, une autre bonne pratique consiste à fixer des objectifs de chiffre d’affaires minimum, c’est-à-dire à établir des objectifs commerciaux minimums à atteindre dans un certain laps de temps, avec l’accord exprès qu’en cas de non-réalisation de ces objectifs, le fabricant a le droit de retirer l’exclusivité ou de résilier le contrat.

Pechino - Legalmondo

L’accord de non-concurrence dans un accord de distribution en Chine

Dans le cas des groupes de sociétés, cette disposition devrait également être étendue aux filiales du groupe du distributeur.

Distribution omnicanale en Chine

Schématiquement, le cadre d’une relation de distribution commerciale « traditionnelle » peut donc être décrit comme ci-dessous.

distribuzione - legalmondo

eCommerce - legalmondo

Lors de la rédaction d’un accord de distribution, il est important que les obligations de promotion, les budgets, les investissements, les activités de développement commercial et la gestion des médias sociaux chinois soient cohérents avec la stratégie omnicanale globale et soient coordonnés entre les différents acteurs.

Droit d’utilisation et protection de la marque dans les accords de distribution en Chine

Hong Kong - Legalmondo

Licences de marques, magasins phares et franchisage en Chine

Une attention particulière doit également être accordée à la distinction entre les accords de licence de distribution/marque et le franchisage: alors que les premiers, comme je l’ai dit au début, sont des contrats atypiques, qui trouvent leur réglementation principalement dans les accords entre les parties, la franchise est réglementée par une loi spéciale (le règlement sur l’administration des franchises commerciales (商业特许经营管理条例, 2007) et certaines réglementations détaillées régissant les conditions préalables au développement d’un système de franchise en Chine (la principale étant l’existence d’au moins deux entreprises franchisées pendant un an), la nécessité de déposer et de tenir à jour le contrat (en chinois), le manuel de franchise, le plan de marketing et une série de documents annexes.

Durée et résiliation d’un contrat de distribution en Chine

Pour ces raisons, il est approprié de prévoir dans l’accord des règles spéciales applicables après la notification de l’intention d’une partie de résilier.

Par exemple, l’accord peut prévoir des conditions de paiement différentes pendant la période de préavis, la fourniture d’une garantie bancaire pour couvrir les commandes pendant la période, un plafond sur la valeur des commandes du distributeur, ou le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures impayées à la fin de la période de préavis.

Comment gérer le stock de produits après la fin d’un contrat de distribution?

Quelle loi s’applique à un contrat de distribution en Chine?

Si le contrat est exécuté en Chine, il est conseillé de prévoir que les lois de la République populaire de Chine s’appliquent à l’accord et de prévoir que tout litige relatif au contrat sera tranché par un tribunal ou une institution arbitrale chinois.

Hong Kong - Legalmondo

Clauses de résolution des litiges dans les accords de distribution en Chine

Il s’agit d’une clause très importante dans tout contrat sino-étranger, et dans les contrats internationaux en général.

Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie de la question du choix entre un juge italien et un juge étranger, voir ce billet sur Legalmondo.

Pourquoi vous devez enregistrer votre marque en Chine

En Chine, il est toutefois assez complexe de faire annuler une marque, ce qui n’est possible que dans l’une des circonstances suivantes.

La procédure d’enregistrement d’une marque en Chine

Il existe deux manières alternatives d’enregistrer une marque en Chine :

soit vous pouvez déposer la demande d’enregistrement directement auprès de l’Office chinois des marques (CTMO) ; soit
choisir un enregistrement international en soumettant la demande correspondante à l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), avec une demande de désignation ultérieure pour une extension à la Chine.

la première étape consiste à effectuer une vérification afin de déterminer si des marques similaires et/ou identiques ont déjà été enregistrées, ainsi qu’une évaluation des conditions légales de validité de la marque.
ensuite, le demandeur doit sélectionner la ou les classes et sous-classes sous lesquelles la marque en question doit être enregistrée.

L’enregistrement dure 10 ans et est renouvelable.

Enregistrement d’une marque en caractères chinois

Est-il vraiment nécessaire d’enregistrer la marque également en caractères chinois?

La translittération de la marque internationale en caractères chinois peut être réalisée de plusieurs manières.

starbucks china - legalmondo

Ikea Cina - Legalmondo

(En dessous de la marque Ikea / 宜家 =yíjiā, à savoir maison harmonieuse)

Quant à la marque en caractères latins, il existe un risque important que des tiers enregistrent la version chinoise de la marque avant le titulaire légitime.

Marchi Cina - Legalmondo

Les règles d’enregistrement d’une marque en caractères chinois sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessus pour une marque en caractères latins.

Résumé

Suivons l’histoire de Nike, tirée de la biographie de son fondateur Phil Knight, pour en tirer quelques leçons sur les contrats de distribution internationaux: comment négocier le contrat, établir la durée de l’accord, définir l’exclusivité et les objectifs commerciaux, et déterminer la manière adéquate de résoudre les litiges.

Ce dont je parle dans cet article

Le conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike
Comment négocier un accord de distribution international
L’exclusivité contractuelle dans un accord de distribution commerciale
Clauses de chiffre d’affaires minimum dans les contrats de distribution
Durée du contrat et préavis de résiliation
La propriété des marques dans les contrats de distribution commerciale
L’importance de la médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale
Clauses de règlement des litiges dans les contrats internationaux
Comment nous pouvons vous aider

Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

Pourquoi la marque de vêtements de sport la plus célèbre au monde est-elle Nike et non Onitsuka Tiger?

Shoe Dog est la biographie du créateur de Nike, Phil Knight: pour les amateurs du genre, mais pas seulement, le livre est vraiment très bon et je recommande sa lecture.

La société fondée par Knight et son ancien entraîneur d’athlétisme universitaire, Bill Bowerman, s’appelait Blue Ribbon Sports.

shoes

Cela a donné lieu à deux procès, l’un au Japon et l’autre aux États-Unis, qui auraient pu mettre un terme prématuré à l’histoire de Nike.

Comment négocier un accord de distribution commerciale internationale?

Voyons ce que l’histoire de Nike nous apprend et quelles sont les erreurs à éviter dans un contrat de distribution international.

Que contenait cet accord?

L’accord prévoyait uniquement le renouvellement du droit de Blue Ribbon de distribuer les produits exclusivement aux Etats-Unis pour trois années supplémentaires.

Cette façon de faire est cependant erronée et dangereuse: le contrat ne doit pas être considéré comme une charge ou une contrainte, mais comme une garantie des droits des deux parties. Ne pas conclure de contrat écrit, ou le faire de manière très hâtive, signifie laisser sans accords clairs des éléments fondamentaux de la relation future, comme ceux qui ont conduit au litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger: objectifs commerciaux, investissements, propriété des marques.

Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

La première raison du conflit entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger était l’évaluation de l’évolution des ventes sur le marché américain.

Afin d’équilibrer la concession de l’exclusivité, il est normal que le producteur demande au distributeur ce que l’on appelle le chiffre d’affaires minimum garanti ou l’objectif minimum, qui doit être atteint par le distributeur chaque année afin de maintenir le statut privilégié qui lui est accordé.

Le délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de distribution internationale

Ce type de litige peut être évité en fixant clairement une période de préavis pour la résiliation (ou le non-renouvellement): cette période a pour fonction fondamentale de permettre aux parties de se préparer à la fin de la relation et d’organiser leurs activités après la résiliation.

Un aspect particulier à prendre en considération concernant le délai de préavis est sa durée: quelle doit être la durée du préavis pour être considéré comme équitable ? Dans le cas de relations commerciales de longue date, il est important de donner à l’autre partie suffisamment de temps pour se repositionner sur le marché, en cherchant d’autres distributeurs ou fournisseurs, ou (comme dans le cas de Blue Ribbon/Nike) pour créer et lancer sa propre marque.

tiger

Propriété de la marque dans un accord de distribution international

À la fin de la relation, en l’absence d’un accord clair entre les parties, un litige peut survenir comme celui de l’affaire Nike: qui est le propriétaire, le producteur ou le distributeur?

tiger

Il est également conseillé d’inclure dans le contrat de distribution une clause interdisant au distributeur de déposer la marque (ou des marques similaires) dans le pays où il opère, en prévoyant expressément le droit pour le fabricant de demander son transfert si tel était le cas.

Une telle clause aurait empêché la naissance du litige entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger.

La médiation dans les contrats de distribution commerciale internationale

C’est une tentative de conciliation du litige, confiée à un organisme spécialisé ou à un médiateur, dans le but de trouver un accord amiable qui évite une action judiciaire.

La médiation peut être prévue dans le contrat comme une première étape, avant l’éventuel procès ou arbitrage, ou bien elle peut être initiée volontairement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà en cours.

Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, nous vous renvoyons à ce post sur Legalmondo et à la rediffusion d’un récent webinaire sur la médiation des conflits internationaux.

Clauses de règlement des différends dans les accords de distribution internationaux

Ce sont, en fait, des clauses très importantes, qui doivent être définies de manière consciente, afin d’éviter des solutions inefficaces ou contre-productives.

Comment nous pouvons vous aider

Legalmondo offre la possibilité de travailler avec des avocats expérimentés dans la distribution commerciale internationale dans plus de 60 pays: écrivez-nous vos besoins.

According to the article 20 of the Italian Code of Intellectual Property, the owner of a trademark has the right to prevent third parties, unless consent is given, from using:

any sign which is identical to the trademark for goods or services which are identical to those for which the trademark is registered;
any sign that is identical or similar to the registered trademark, for goods or services that are identical or similar, where due to the identity or similarity between the goods or services, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, that can also consist of a likelihood of association of the two signs;
any sign which is identical with or similar to the registered trademark in relation to goods or services which are not similar, where the registered trademark has a reputation in the Country and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trademark.

Similar provisions can be found in art. 9, n. 2 of the EU Regulation 2017/1001 on the European Union Trademark, even if in such a case the provision concerns trademarks that have a reputation.

In fact, we talk about « ultra-market » protection – which is independent of the likelihood of confusion referred to in sub-letter b) – which can be invoked when certain conditions are met.

First of all, the owner has the burden of proving that his own sign is well-known, both at a territorial level and with reference to the interested public.

Of course, the greater the reputation of the brand, the greater the extension of the protection to include less and less similar product sectors.

Finally, the unfair advantage occurs when the third party parasitically engages its trademark with the reputation or distinctiveness of the renowned brand, taking advantage of it.

The author of this article is Giacomo Gori.

Are SMEs, which represent the beating heart of the Italian economy, ready for all this? Has Italy adopted any policy aimed at boosting innovation and the relevant protection for SMEs?

The importance of Intellectual Property in the modern economy

A national policy that has a target of incentivizing the use of Intellectual Property is a policy that will have beneficial effects on the entire national (and international) economy.

The study analyzed the effects of intellectual property on the EU in terms of gross domestic production, occupation, wages and trade. Here are some of the most interesting data:

– 42% of the total economic activity in the EU (approximately EUR 5.7 trillion) and 38% of occupation (approximately 82 million workplaces) is attributable to IPR-intensive industries;

– IPR-intensive industries pay significantly higher wages than other industries, with a wage premium of 46%;

– IPR-intensive industries tend to be more resilient against the economic crisis;

– IPR-intensive industries account for about 90% of EU trade with the rest of the world, generating a trade surplus for the EU of EUR 96 billion;

– about 40% of large companies own IPRs.

The innovation criteria

– at least 15% of the company’s expenses can be attributed to R&D activities;

– at least 1/3 of the total workforce are PhD students, the holders of a PhD or researchers; or, alternatively, 2/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property), or the owner and author of a registered software.

– at least 3% of either the company’s expenses or its turnover (the largest value is considered) can be attributed to R&D activities;

– at least 1/5 of the total workforce are PhD students, PhD holders or researchers; alternatively, 1/3 of the total workforce must hold a Master’s degree;

– the enterprise is the holder, depositary or licensee of a registered patent (industrial property) or the owner of a program for original registered computers.

Patent Box

Another important measure related to the IP exploitation is the Patent Box, the optional tax rule applicable to income derived from the exploitation of intellectual property rights.

UPC

The last matter that deserves to be mentioned is that of the Unified Patent Court: Italy has ratified the United Patent Court Agreement on the 10th of February 2017.

An Italian section of the UPC would certainly bring a higher awareness, also of smaller enterprises, in relation to the importance of IP protection.

Conclusion

A disruptive and unprecedented transformation is taking place, involving industry, economy and society, with its main whose main driver being the relentless ascent of its intangible component.

What we have to do, as a society, is follow this transformation by changing our way of thinking and working, abandoning the old paradigms of the analogic era.

The data gathered by the survey confirm that there is a communication and information issue, as noted in the paragraph above, to be solved.

Genuine Use

Counterclaim

Place of jurisdiction

Statute of limitation

The author of this post is Ilja Czernik.

Ramesh Vaidyanathan

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Ce dont je parle dans cet article:

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Ce dont je parle dans cet article

Le différend entre Blue Ribbon et Onitsuka Tiger et la naissance de Nike

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Exclusivité territoriale, objectifs commerciaux et objectifs minimaux de chiffre d’affaires

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Patent Box

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Conclusion

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Christophe Hery

The Milestone EU-Mercosur Trade Deal

Germany – To which product category do Cannabidiol spray products belong?

Spain – Can an influencer be considered a « commercial agent »?

Le contrat d’agence commerciale en France

France – Loi anti ultra fast-fashion

Spain – The agent’s right to information after the conclusion of his contract

Distribution Contracts in Spain

Distribution through digital platforms | Main novelties￼

How to manage price changes in the supply chain

France – Rupture brutale d’un contrat international

Le contrat d’agence commerciale en France

Comment conclure un contrat avec des influenceurs en France

France: Révision et renégociation des prix en cas de hausse des coûts

France | Pre-contractual disclosure in distribution and franchise agreements

France: control by the supplier of online resales by its distributors

France – Terms of payment in an international agreement

France – ECJ extends the protection of commercial agents and their right to termination indemnity

France – Ban of online sales for distributors

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